F.01.07.a. Las Marcas
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martes, 17 de septiembre de 2024
ÍNDICE
01. ¿Qué es una marca?
02. ¿Qué puede constituir marca?
03. ¿Cuántos tipos de marcas hay?
04. ¿Quiénes pueden registrar marcas?
05. ¿Cuáles son los efectos del registro de una marca?
06. ¿Por cuánto tiempo se concede el registro de una marca?
07. ¿Cuánto cuesta tramitarla?
08. ¿Cuánto tarda en tramitarse?
09. ¿Existe la obligación de explotación de la marca?
10. ¿Cuándo será cancelado el registro de una marca?
11. ¿En qué consisten las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía?
12. ¿Cómo se registra una marca en el extranjero?
13. ¿Cuál es la documentación necesaria para el registro de una marca?
14. ¿Dónde se presenta la documentación?
15. Legislación aplicable
DESARROLLO
01. ¿Qué es una marca?
Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
Es un símbolo de calidad y un medio de promoción de ventas.
02. ¿Qué puede constituir marca?
Podrán constituir marca los siguientes signos o medios:
- Las palabras o combinaciones de palabras
- Las imágenes, figuras, símbolos o gráficos
- Las letras, las cifras y sus combinaciones
- Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación
- Cualquier combinación de los signos o medios anteriores
- Signos “no convencionales”, como, por ejemplo, las marcas olfativas.
Existe prohibición absoluta de registrar como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca por no cumplir los requisitos anteriores, los siguientes:
• Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir
• Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio
• Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio
• Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco
• Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres
• Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios
• El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada
• Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal
• Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes
• Los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía adoptados por España o por cualquier otro Estado, a menos que medie la debida autorización
Existe prohibición relativa de registrar como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca por no cumplir los requisitos anteriores, los siguientes:
• Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior
• Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con un nombre comercial anteriormente solicitado o registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado
• Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca
No podrán registrarse como marcas:
• El nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca
• El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo (apodo) o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, estos signos quedarán sometidos a las demás prohibiciones contenidas en esta Ley
• Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados
• Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la debida autorización del titular de tal derecho
03. ¿Cuántos tipos de marcas hay?
• Denominativas: las denominaciones arbitrarias o de fantasía, las razones sociales y nombres propios, las cifras, letras, etc.
• Gráficas: los símbolos gráficos, dibujos, logotipos, etc.
• Mixtas: la combinación de elementos denominativos y gráficos
• Tridimensionales: la forma del producto, los envases, etc.
04. ¿Quiénes pueden registrar marcas?
Podrán obtener el registro de marcas, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español.
También podrán obtener el registro de marcas, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de marcas de acuerdo con la legislación de este país.
El nuevo sistema del Real Decreto-Ley de 2019 trae consigo algunas medidas que pueden facilitar el registro y la protección de los signos distintivos en España, lo que supone una oportunidad inmejorable para dar el paso de registrar nuestras marcas. Por otro lado, y para quienes ya son titulares, es conveniente realizar una auditoría completa y exhaustiva de su marca o cartera de marcas, lo que permitirá detectar cualquier posible divergencia entre registros y sus usos para facilitar la consolidación de sus signos distintivos.
El folleto “Cómo registrar tu marca o nombre comercial en ocho pasos” pretende ser una guía de ayuda para la presentación de solicitudes de marcas y nombres comerciales, a través de la Sede electrónica de la OEPM. Los 8 pasos a seguir son:
- Seleccionar la opción Solicitud de marca o nombre comercial dentro de la sede electrónica.
- Introducir los datos de identificación de solicitantes y representantes (éstos últimos, si los hay).
- Introducir información sobre el signo distintivo a registrar.
- Seleccionar los productos o servicios asociados al signo distintivo.
- Aportación de documentación (como autorización de representantes, si los hay).
- Revisión del borrador de solicitud.
- Pago de la tasa
- Descarga del justificante de presentación.
05. ¿Cuáles son los efectos del registro de una marca?
El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado.
El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico.
El titular podrá designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, identificados con ella, los productos o servicios para los que hubieren sido concedidos el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios. Impedir que terceros sin su consentimiento utilicen una marca o signo idéntico o similar cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos o servicios puedan inducir a errores.
La marca y la solicitud de registro de marca podrán transmitirse y cederse.
Tanto la solicitud como la marca podrá ser objeto de licencia para los productos o servicios para los cuales esté registrada y para una parte o la totalidad del territorio español.
El usuario de una marca anterior notoriamente conocida podrá reclamar la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria siempre que no hubieran transcurrido más de cinco años desde la publicación de la concesión.
Podrán registrarse con el nombre de marcas derivadas las que se soliciten por el titular de otra anteriormente registrada para idénticos productos o servicios en las que figure el mismo distintivo principal.
06. ¿Por cuánto tiempo se concede el registro de una marca?
El registro de una marca se otorga por diez años contados desde el depósito de la solicitud y podrá renovarse indefinidamente por períodos de diez años.
El registro de la marca será cancelado cuando expire su vida legal sin que hubiera sido renovada.
07. ¿Cuánto cuesta tramitarla?
144,58 € (para los diez años), para la primera clase solicitada y 93,66 € por la segunda clase y cada una de las sucesivas.
Cuando se trate de Marca Colectiva o de Garantía, que veremos más adelante, 289,13 € (para los diez años) para la primera clase solicitada y 187,31 € por la segunda clase y cada una de las sucesivas.
Ver el siguiente enlace: tasas
08. ¿Cuánto tarda en tramitarse?
Entre ocho y quince meses. El procedimiento para la concesión está explicado en la MEMOFicha F.01.07.c.
09. ¿Existe la obligación de explotación de la marca?
El titular de la marca estará obligado en el plazo de cinco años desde la fecha de publicación de la concesión a hacer uso efectivo y real en España de la marca para los productos o servicios para los que hubiera sido registrada.
Se clarifica el momento concreto desde el que ha de computarse el plazo de 5 años, siendo a partir del día en que el registro de la marca sea firme.
Con el nuevo Real Decreto-ley de enero de 2019 se amplían la enumeración de los supuestos concretos en los que el titular del derecho puede prohibir su uso, incluyéndose la utilización del signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE, sobre publicidad engañosa y comparativa.
10. ¿Cuándo será cancelado el registro de una marca?
El registro de una marca será cancelado:
• Por sentencia que declare que el registro de la marca es nulo o anulado
• Por la expiración del plazo para el que hubieran sido concedidas
• Por renuncia del titular
• Por falta de pago de la cuota
• Por el incumplimiento de la obligación de usarla
11. ¿En qué consisten las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía?
Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.
La marca colectiva no podrá transmitirse a terceras personas ni autorizarse su uso a aquellas que no estén reconocidos oficialmente en la Asociación.
La marca de garantía es el signo o medio que certifica las características comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas autorizadas y controladas por el titular de la marca.
No podrán ser registradas como marcas las denominaciones de origen del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes.
A las marcas de garantía o colectivas se les aplican las prohibiciones generales para ser registradas como marca.
Estas marcas caducarán además de por las causas aplicables a las marcas individuales cuando lo declare una sentencia por concurrir alguna de las circunstancias siguientes:
• Que se haya modificado ilegalmente el Reglamento de Uso
• Que el titular de la marca haya autorizado el uso de la marca en contra de lo dispuesto en el Reglamento de Uso
• Que el titular de una marca colectiva haya negado el ingreso en la Asociación de una persona que reúna o que acredite capacidad para cumplir todos los requisitos fijados en el Reglamento de Uso
• Que el titular de una marca de garantía la haya utilizado para los productos o servicios que él o persona vinculada con él económicamente fabrique o suministre
12. ¿Cómo se registra una marca en el extranjero?
1. Directamente, país por país, depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en que se quiera registrar la marca
2. Mediante una Marca Internacional (Sistema de Madrid). Por este procedimiento, regulado por dos tratados: el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, se puede obtener protección hasta en 84 países depositando una única solicitud, en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en el IVACE para su traslado a la Oficina Internacional de Patentes y Marcas (OMPI) de Ginebra, teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados (es decir, se deben indicar los países en los que se quiere que la marca quede protegida). Cada país puede conceder o denegar la protección. La duración de este registro es de diez años renovables indefinidamente
3. Mediante una Marca Comunitaria. Procedimiento regulado por el Reglamento de la Marca Comunitaria (nº 40/94) que establece la posibilidad de obtener, mediante una única solicitud, que podrá presentarse ante la OEPM o ante la OAMI con sede en Alicante (ver MEMOFicha F.03.01), protección en la totalidad de los países comunitarios. La duración de este registro es de diez años renovables indefinidamente. La Marca Comunitaria despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea. La tramitación de la Marca Comunitaria se realiza en uno de los cinco idiomas oficiales de la OAMI, que son el español, el inglés, el francés, el alemán y el italiano. La solicitud puede presentarse en el idioma oficial de cualquiera de los países de la Unión Europea y debe indicarse qué idioma oficial de la OAMI se elige para la tramitación
13. ¿Cuál es la documentación necesaria para el registro de una marca?
• Una instancia de solicitud de registro por triplicado, dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas
• Impreso de descripción de la marca mecanografiada y por duplicado
• Dos cuartillas de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
• Justificante del pago de las tasas
• Dos fichas de examen
• Si la marca incluye algún elemento gráfico, doce pruebas en papel couché, en blanco y negro, con unas medidas máximas de seis centímetros de ancho por ocho centímetros de alto
La protección de la marca en cada clase del Nomenclator Internacional de Productos y Servicios (ver MEMOFicha F.01.07.b), requiere una solicitud de registro diferente.
Si la solicitud de registro de la marca cumple los requisitos, se procederá a la publicación de la solicitud de registro de la marca, para que si alguna persona se considera perjudicada pueda oponerse al registro.
Es aconsejable que una vez elegida la marca, y antes de solicitar su registro, se pida en la Oficina Española de Patentes y Marcas un informe de búsqueda de marcas iguales o similares para evitar oposiciones al registro y contratiempos posteriores.
14. ¿Dónde se presenta la documentación?
• En la Oficina Española de Patentes y Marcas (ver MEMOFicha F.03.01)
• En el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (ver MEMOFicha F.03.01)
• En las Oficinas de Correos
Estos tres son los órganos competentes para el otorgamiento de fecha y hora de presentación.
• En cualquier otro órgano administrativo y oficina pública autorizada conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
15. Legislación aplicable
Revisado el 17/09/2024
17/09/2024 11:16 | publisher